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提交短期專利申請的規定

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1.就短期專利申請獲取提交日期的規定為何?

如你的短期專利申請載有以下三項要素,處長會就你的短期專利申請設定提交日期:

  1. 現正尋求一項短期專利的表示;
  2. 識別申請人身分的資料,例如申請人的姓名/名稱及地址;及
  3. (i)看似是一項發明的說明的內容;或
    (ii) 於表格第 P6 號07部份填寫對申請人或其所有權前持有人較早前提出的指明申請的提述,以表明對屬該項短期專利申請標的之發明的說明及有關繪圖(如有的話)已完整地載於該項較早前提出的指明申請內。
2.更正在設定提交日期方面的不足之處的時限為何?

香港短期專利申請人更正其申請的設定提交日期方面的不足之處(如有)為處長發出的通知的日期後的2個月內,而該期限不可延展。

3.短期專利申請在形式上的規定為何?

在設定短期專利申請提交日期之後,處長必須審查該申請,以確定該申請是否符合專利法例下形式上的規定,可予發表。

處長進行形式上的規定的審查時,會檢查短期專利申請是否:

  1. 以申請人所選擇的法律程序所採用的語文的指明表格(表格第 P6 號)提交,並由申請人簽署(表格第 P6 號第16部分);
  2. 載有英文及中文的撮錄;
  3. 載有以有關法律程序所採用的語文擬備的說明書,包括有關發明的名稱、該項發明的說明、最少一項權利要求,以及上述說明中提述的任何繪圖;
  4. 載有支持申請的所需文件的列表,並標明每份個別文件的張數(表格第 P6 號第13部分);
  5. 提供申請人的姓名或名稱及地址,以及發明人的姓名(表格第 P6 號第02及第10部分);
  6. 指明一個供送達文件的香港地址(表格第 P6 號第14部分);
  7. 載有超逾兩項獨立的權利要求(表格第 P6 號第04部分)
  8. (如申請人並非發明人)提供每名發明人的最後爲人所知的地址及發明權的陳述(表格第 P6A 號);
  9. (如聲稱具有優先權)載有優先權陳述書(表格第 P6 號第09部分)及優先權文件;
  10. (如作出對較早前提出的專利申請的提述)載有該較早前提出的申請的副本及收到該申請的專利主管當局發出的證明書的副本;
  11. (如作出不具損害性的披露的聲稱)載有該聲稱的陳述及支持證據(以法定聲明的形式)(表格第 P6 號第11部分);
  12. (如有關發明需要使用某一微生物以實行該發明)載有向公衆提供該微生物的樣本的情况的資料(表格第 P6 號第05部分);
  13. (如發明涉及核苷酸及胺基酸序列)載有一份序列列表,作爲說明書內的說明的一部分;
  14. (如提交文件非全部採用法律程序所採用的語文(英文或中文))載有該文件翻譯成有關法律程序所採用的語文的譯本;及
  15. 載有關於該項發明的查檢報告。
4.如我在提交短期申請時,提供了較早前提出的指明專利申請的提述,我還需要提交什麼文件?

如你在提交申請時,提供了申請人或其所有權前持有人較早前提出的指明專利申請的提述,你須在你的短期專利申請符合設定提交日期規定後的四個月內提交以下文件:

  1. 較早前提出的指明申請的副本;及
  2. 由收到該項較早前提出的指明申請的主管當局發出的證明書的副本。

此外,如較早前提出的指明申請及由收到該項較早前提出的指明申請的主管當局發出的證明書並非採用中文或英文,你還須:

  1. 在短期專利申請符合設定提交日期規定後的四個月內,提交該較早前提出的指明申請翻譯成有關法律程序所採用的語文的譯本或(如適用)由有關翻譯人員作出的陳述,以證實並令處長信納該說明書的譯本屬完整和準確,及
  2. 提交該證明書翻譯成有關法律程序所採用的語文的譯本。
5.我應如何為我的短期專利申請聲稱具有優先權?

聲稱具有某項基於過往香港專利申請的優先權

一項較早前提出的短期專利申請或原授標準專利申請也可以作為聲稱具有優先權的其後的短期專利申請(該短期專利申请在過往申請的提交日期後的12個月內提交)的優先權基礎,只要:

  • 其後的短期專利申請與過往的申請的申請人相同;或
  • 短期專利申請的申請人是過往申請的申請人的所有權繼承人。

在上述情況下,申請人毋需提交證明具優先權的文件(即過往的申請的副本及由收到過往的申請的主管當局發出的證明書的副本,而該證明書須述明過往的申請的提交日期)。但申請人仍需要在所聲稱的最早優先權日期後的16個月內(不能延展)提交優先權陳述書。(另請參閱以下問題

聲稱具有某項過往非香港申請的優先權

如任何短期專利申請(其在過往申請的提交日期後的12個月內提交)的申請人就一項香港以外地區在巴黎公約國或世界貿易組織成員提出或為該處提出的較早前申請(過往的非香港申請)尋求聲稱具有優先權,申請人需要在所聲稱的最早優先權日期後的16個月內(不能延展)提交以下所需文件(但有關優先權陳述書須已附同官方費用,並在公布有關短期專利的準備工作尚未完成之前提交):

  • 優先權陳述書
  • 過往的非香港申請的副本,及
  • 由收到過往的非香港申請的主管當局發出的證明書的副本,而該證明書須述明過往的非香港申請的提交日期

另請參閱以下問題

6.如我在提交短期專利申請時沒有聲稱具有優先權,其後可否加上該項聲稱?如可,應如何加上優先權聲稱及時限為何?

如你的短期專利申請是在你的過往申請的提交日期後的12個月內提交,你仍可在所聲稱的最早優先權日期後的16個月內(不可延展),以表格第 OP5 號提交優先權陳述書及支持具優先權的文件,並繳付官方費用,以聲稱具有優先權,但前提是在提交優先權陳述書時,公布有關你的短期專利申請的準備工作須尚未完成。

7.如我打算提交聲稱具有優先權的短期專利申請,但我在12個月的優先權期間內沒有提交該短期專利申請,我其後可否提交申請並聲稱具有優先權?如可,應如何提交及何時提交?

你可提交短期專利申請及恢復優先權利申請。

恢復優先權利的申請須使用 表格第 OP5 號並在以下兩個期限中的較早者之前提出:

  1. 在你的過往申請的提交日期後的14個月內(不可延展)
  2. 你其後所提出的短期專利申請獲批予後的專利發表的準備工作的完成日期。

恢復權利申請須附同下列各項:

  • 優先權陳述書,包括過往的申請的提交日期、申請編號,以及過往的申請是在哪個國家、地區或地方提出,或就哪個國家、地區或地方提出;
  • 相關證據,用以證明在原本的期限屆滿前,你並無及時提交聲稱具有優先權的短期專利申請的原因,以及令處長信納你已採取在有關情況下所需的所有合理謹慎措施;及
  • 官方費用
8.如果我發現在提交短期專利申請並未妥為提交說明或繪圖中的部分內容,是否仍可以提交那些欠交的說明或繪圖?如果可以,採取行動的時限為何?補交那些欠交的材料會對我的申請有何影響?

你可以在設定的提交日期後的2個月內(可向處長提出申請延期2個月)提交短期專利申請的欠交說明或繪圖。如處長認為你欠交任何材料,處長會通知你須提交所需的欠交材料。 在這種情況下,你可以在該通知發出之日起2個月內提交欠交的材料(可向處長提出申請延期2個月)。

但是,請注意,如果你提交欠交說明或繪圖,將會導致短期專利申請的設定提交日期更改為欠交材料的提交日期,除非:

  • 你已就一項過往的申請聲稱你的短期專利申請具有優先權;
  • 欠交說明或欠交繪圖已完整地載於該項過往的申請內;
  • 你已請求保留你的短期專利申請的設定提交日期;及
  • 你已在所聲稱的最早優先權日期後的16個月內提交該項過往申請的副本,並附同一項陳述,指出欠交說明或繪圖在該項過往申請內的位置(如該等文件並非採用其中一種法定語文,亦須在某期間內提交該等文件的譯本)
9.如果過往申請中載有欠交說明或繪圖,但該等文件並非採用其中一種法定語文(英文或中文),那麼我須何時提交譯本?

有關時限與原授標準專利申請的時限相同。

短期專利獲批予後的實質審查

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1.短期專利是否必須進行實質審查才獲批予?

不是。處長對短期專利申請進行形式審查後會批予短期專利

話雖如此,短期專利的所有人或任何其他有合理理由或正當商業利益的人士,都可以請求處長對有關專利進行獲批予後的實質審查以確定其有效性。

2.誰可請求處長對短期專利進行實質審查?如何提出請求?

以下人士可請求處長對短期專利進行實質審查:

  • 該項專利的所有人;或
  • 任何其他人,而該人須令處長信納:

    1. 有合理懷疑有關發明不可取得專利權;或
    2. 因其正當商業利益為由,對短期專利進行實質審查是合理的。

對短期專利進行實質審查的請求須以表格第 OP4 號提出,並須繳付官方費用

3.一項短期專利的所有人何時須請求對該專利進行實質審查?

一項短期專利的所有人須在其就強制執行專利權而展開法院程序前,請求處長對該項專利進行實質審查。

4.如我尋求在法院展開法律程序以強制執行我的短期專利,而該項專利是在2019年12月19日前批予且未經實質審查,在展開該法律程序之前,我是否仍需請求處長對我的專利進行實質審查?

是的,向處長提交對短期專利進行實質審查的請求(即2019年12月19日前批予的該專利)是在該日期或之後展開強制執行法律程序的前提條件。

5.請求處長對短期專利進行實質審查的時限為何?

在短期專利獲批予後,可隨時請求處長對該項專利進行實質審查。然而,如有以下情況,處長將不會考慮該項對有關短期專利的請求:

  • 已有人提出請求,要求對該項專利進行實質審查,而該項審查仍未有結果;
  • 該項專利因先前提出的實質審查要求而獲處長發出專利實質審查證明書;
  • 先前提出對專利的實質審查要求已導致該項專利被處長撤銷;或
  • 法院已裁斷該項專利為全部有效。
6.在對短期專利進行實質審查時,會以哪些規定作依歸?如有關專利符合任何此等規定,處長會如何處理?

在對短期專利進行實質審查時,處長主要會審查該項專利並考慮任何所請求的修訂,以決定該項專利連同(如有關修訂獲容許的話)該修訂,是否符合以下所有規定:

  • 相關發明是新穎的、包含創造性,以及能作工業應用;
  • 相關發明屬豁除於可享專利範圍外的標的事項;
  • 該項專利的說明書以充分地清楚和完整、足以使擅長有關技術的人能實行該項發明的方式,披露該項發明;
  • 該說明書提供超逾兩項獨立的權利要求;
  • 該說明書所載的權利要求界定尋求或給予保護的事項、是清楚而簡明的、由該說明書內的有關說明佐證,以及是關乎單一項發明構思的;
  • 該項專利的說明書所披露的事項,超越所提交的該項專利申請所披露的事項;
  • 如受審查的短期專利源自一項分開申請,或一項根據法院命令提出的代替申請,則該項受審查專利的說明書所披露的事項,超越所提交的較早的(原有)專利申請所披露的事項;
  • 對該說明書作出的修訂,沒有擴大該項專利所賦予的保護範圍;
  • 該項專利並非就同一發明人的同一發明而獲批予,且有相同的提交日期或優先權日期的兩項專利的其中一項;
  • 如專利所有人聲稱具有優先權,而處長發現任何在所聲稱的優先權日期至專利申請的提交日期期間提交或發表的先有技術,受審查短期專利所有人有權享有優先權利。
7.如果處長被請求對我的短期專利進行實質審查,處長會如何處理?回應處長發出的審查通知的時限為何?

如處長認為你的短期專利連同任何請求的修訂不符合任何審查規定,處長會發出審查通知,列明處長的意見及其原因。

你可以書面方式提交以下文件來回應處長在審查通知中的意見:

  • 證明你的專利符合審查通知中所識別的有關審查規定的書面申述;及/或
  • 提交表格第 OP7 號請求修訂你的專利的說明書,使你的專利能符合審查通知所識別的有關審查規定。

書面回應審查通知的時限為審查通知的日期後的2個月(可提交表格第 SP3 號及繳付延展費以請求延展1個月一次)。

如你沒有及時提交對審查通知的書面回應,你的專利會被暫定撤銷。

8.我及時提交了對審查通知的書面回應後,處長還會發出進一步審查文件嗎?回應該進一步審查文件的時限為何?

如處長在考慮了你對審查通知的書面回應後,認為你的書面回應所涵蓋的事宜之中存在需要闡述、修改或釐清的事宜,則處長會向你發出進一步審查通知,列明該等事宜。

你可以書面方式提交以下文件來回應處長在進一步審查通知中的意見:

  • 證明你的專利符合進一步審查通知中所識別的有關審查規定的書面申述;及/或
  • 透過提交表格第 OP7 號請求修訂你的專利的說明書,使你的專利能符合進一步審查通知中所識別的有關審查規定。

你提交對進一步審查通知的書面回應的時限為該通知的日期後的2個月(可提交表格第 SP3 號並繳付延展費以請求延展1個月一次)。

如你沒有及時提交對進一步審查通知的書面回應,你的專利會被暫定撤銷。

9.某項短期專利經過實質審查後,可能得出哪些結果?

處長對某項短期專利進行實質審查後,會:

  1. (如處長信納該項專利符合審查規定)發出實質審查證明書;或
  2. 撤銷該項專利。
10.當處長在對我的短期專利進行批予後實質審查時,處長會發出多少份進一步審查通知?

雖然處長獲賦權發出多份進一步審查通知,以給予你充分機會闡述、修改或釐清你就審查通知或進一步審查通知的回應所涵蓋的任何事宜,惟進一步審查通知的數目須視乎不同個案而定。例如,若處長在考慮了你對審查通知的書面回應及你對進一步審查通知(如有)的書面回應後,認為你的短期專利不符合有關審查規定,並且認為你通過對任何事宜進行闡述、修改或釐清也沒有合理機會克服相關的審查文件中提出的反對,則處長會發出暫定撤銷通知。

11.如我不同意處長對我的短期專利作出的暫定撤銷決定,我應如何做?

你可向處長提出覆核處長的暫定撤銷決定的請求(表格第 OP3 號),同時繳付官方費用。你的覆核請求可包括以下文件:

  • 證明你的專利符合暫定撤銷通知中所識別的有關審查規定的書面申述;及/或
  • 透過提交表格第 OP7 號請求修訂你的專利的說明書,使你的專利能符合暫定撤銷通知中所識別的有關審查規定。

提交覆核請求的時限為處長發出的暫定撤銷通知的日期後的2個月(可提交表格第 SP3 號並繳付延展費以請求延展1個月一次)。

如你沒有及時提交覆核處長的暫定撤銷決定的請求並繳付有關費用,處長會發出最終撤銷通知。

12.我提交了覆核處長發出的暫定撤銷通知的請求後,處長會向我發出審查文件嗎?回應該審查文件的時限為何?

如處長在考慮了你的覆核請求後,認為你的短期專利仍未能符合暫定撤銷通知中所識別的任何審查規定,處長會向你發出覆核意見,列明其意見及原因。根據個別情況,處長也可給予你請求聆訊的機會。

為回應覆核意見,你可提交以下文件:

  • 證明你的專利符合覆核意見中所識別的有關審查規定的書面申述;及/或
  • 透過表格第 OP7 號請求修訂你的專利的說明書,使你的專利能符合覆核意見中所識別的有關審查規定;

如處長在覆核意見中給予你請求聆訊的機會,你可以提交表格第 OP6 號以請求聆訊,同時繳付官方費用,作為以上述方式提交你對覆核意見的回應的附加的或以外的選擇。

對處長發出的覆核意見提交書面回應或請求聆訊(如適用)的時限為覆核意見的日期後的2個月(可提交表格第 SP3 號並繳付延展費以請求延展1個月一次)。你可於首段限期屆滿前,就提交聆訊請求申請延展時限,但就覆核意見提交書面回應的延展時限請求則可在首段限期屆滿後的1個月內提交。

如你沒有及時回應覆核意見並繳付適當的官方費用(如有的話),處長會發出最終撤銷通知。

13.我及時回應了覆核意見後,處長會向我發出進一步審查文件嗎?回應該進一步審查文件的時限為何?

如處長在考慮了你的覆核請求、你對覆核意見的書面回應、以及根據你的請求舉行聆訊(如有)後,認為你的書面回應及/或聆訊(如有)所涵蓋的任何事宜需要闡述、修改或釐清,則處長會向你發出進一步覆核意見,列明該事宜。根據個別情況,處長也可給予你請求聆訊的機會。

你可以提交以下文件來回應進一步覆核意見:

  • 證明你的專利符合進一步覆核意見中所識別的有關審查規定的書面申述;及/或
  • 透過提交表格第 OP7 號請求修訂你的專利的說明書,使你的專利能符合進一步覆核意見中所識別的有關審查規定;

如處長已在進一步覆核意見中給予你請求聆訊的機會,你可以提交表格第 OP6 號以請求聆訊,同時繳付官方費用作為以上述方式提交你對進一步覆核意見的回應的附加的或以外的選擇。

提交對處長發出的進一步覆核意見的書面回應或請求聆訊(如適用)的時限為進一步覆核意見的日期後的2個月(可提交表格第 SP3 號並繳付延展費以請求延展1個月一次)。你可於首段限期屆滿前,就提交聆訊請求申請延展時限,但就進一步覆核意見提交書面回應的延展時限請求則可於在首段限期屆滿後的1個月內提交。

如你沒有及時回應進一步覆核意見並繳付適當的官方費用(如有),處長會發出最終撤銷通知。

14.處長在對我的短期專利進行批予後實質審查時,會發出多少份進一步覆核意見?

雖然處長獲賦權發出多份進一步覆核意見,以給予你充分機會闡述、修改或釐清你就覆核意見/進一步覆核意見的回應或在你所請求的聆訊中(如有)所涵蓋的任何事宜,惟進一步覆核意見的數目須視乎不同個案而定。例如,若處長在考慮了你覆核請求、你對覆核意見的書面回應及你對進一步覆核意見(如有)的書面回應並且已根據你的請求舉行聆訊(如有)後,認為你的短期專利不符合有關審查規定,並且認為你通過對任何事宜進行闡述、修改或釐清也沒有合理機會克服相關的反對,則處長會發出最終撤銷通知。

15.在我的短期專利的批予後實質審查的任何階段,如我對處長發出的審查文件的回應已克服了該等審查文件中提出的問題,處長會如何處理?

如處長認為你對有關審查文件的回應已克服了該等審查文件中提出的反對,則處長會繼續對你的專利進行實質審查,以確保你的專利符合所有審查規定。

如處長認為你的專利不符合任何其他審查規定,處長會發出另一份審查通知,列明處長的意見及理據,並給予你時間以回應該審查文件所提出的反對。

另一方面,如處長最終認為你的短期專利(連同任何已容許修訂)已符合所有審查規定,則處長會就你的專利發出實質審查證明書。

16.如我不同意處長對我的短期專利作出的最終撤銷決定,我該如何做?

你可以針對處長對你的短期專利作出的最終撤銷決定向原訟法庭提出上訴。

17.在我的短期專利的實質審查過程中,如我錯過了回應審查文件(例如,提交對審查通知或進一步審查通知的書面回應、覆核請求、對覆核意見或進一步覆核意見的書面回應)的期限,應該怎麼辦?

你仍可在原本的期限屆滿後的1 個月內,透過提交表格第 SP3 號並繳付延展費以請求延展時限1 個月。

18.在對某項短期專利進行實質審查期間,處長會如何處理因應審查文件而就專利說明書提出的修訂請求?第三方可否就任何可容許修訂提出反對?如可,應如何提出及何時提出?

處長如在顧及所有審查規定及短期專利所有人因應處長提出的任何反對而提交的回應後,接受該項專利的說明書的全部或部分所請求的修訂作為可容許的修訂,則必須發表該項可容許修訂,並就該項發表一事在官方公報刊登公告。

任何人擬反對該項由處長發表的可容許修訂,必須在處長就此事刊登公告當日之後1個月內(可繳付官方費用以延展時限1個月),以表格第 P2 號向處長提交反對通知,並繳付官方費用。反對通知須附同陳述書,詳盡列出反對人所依賴的事實及所尋求的濟助。

短期專利獲批予後之實質審查的重要時限

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有關短期專利授權後的實質審查,有什麼重要時限需要留意?

以下為有關短期專利實質審查的審查文件的若干關鍵時限:

須完成的行動 時限 是否可延展? 提交延展時限請求的時間(僅適用於可延展的時限) 規則條文編號
就審查通知提交回應 在該通知的日期後的2個月 是(僅1個月) 在首段限期屆滿後的1個月內 81E(1)、100AAB、附表4第3部
就進一步審查通知提交回應 在該通知的日期後的2個月 是(僅1個月) 在首段限期屆滿後的1個月內 81G(1)、100AAB、附表4第3部
提交覆核請求以回應暫定撤銷通知 在該通知的日期後的2個月 是(僅1個月) 在首段限期屆滿後的1個月內 81I(1)、100AAB、附表4第3部
就覆核意見提交回應 在該意見的日期後的2個月 是(僅1個月) 在首段限期屆滿後的1個月內 81K(1)、100AAB、附表4第3部
就回應覆核意見提交聆訊請求(如適用) 在該意見的日期後的2個月 是(僅1個月) 在首段限期屆滿前 81K(2)、82(2)(c)、100AAB、附表4第2部
就進一步覆核意見提交回應 在該意見的日期後的2個月 是(僅1個月) 在首段限期屆滿後的1個月內 81M(1)、100AAB、附表4第3部
就回應進一步覆核意見提交聆訊請求(如適用) 在該意見的日期後的2個月 是(僅1個月) 在首段限期屆滿前 81M(2)、82(2)(d)、100AAB、附表4第2部

與短期專利有關的其他事宜

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1.任何人都可就獲批予的短期專利的發明的可享專利性提出論述從而挑戰其有效性嗎?

在短期專利申請獲批予和發表後的任何時間,任何人都可向處長提交書面通知,列明:

  1. 其對有關發明的可享專利性的論述;及
  2. 上述論述所根據的理由。

但是,在下述任何情况下,處長將不會考慮其對短期專利提交的論述:

  • 該項專利獲批予後的實質審查(如有)已完成;
  • 該項專利已屆滿;或
  • 該項專利在有關其有效性的法律程序中已獲法院裁斷為全部有效。

在收到有關對短期專利的論述的通知後,處長會在切實可行的範圍內,盡快將該通知的副本送交有關專利的所有人。

只是提交載有對短期專利的論述的通知並不構成對專利有效性的挑戰。事實上,任何人不會僅因就一項短期專利的可享專利性提出論述,而成為就該項專利提起的任何法律程序中的一方。當處長被要求對專利進行獲批予後的實質審查以確定專利有效性時,處長才會考慮有關通知。

2.我可否在獲得處長發出的實質審查證明書後,修訂我的短期專利的說明書?第三方可否就對我的專利的說明書作出的可容許修訂提出反對?如可,應如何提出及何時提出?

可以。修訂短期專利說明書的申請須向處長或原訟法庭提出。有關程序與原授標準專利的說明書尋求修訂的程序基本相同。